La nulidad de registro de marca por mala fe puede ser declarada de acuerdo con la resolución interpretativa 128-IP-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

En resolución del 6 de octubre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a la nulidad de un registro de marca en términos generales y a la posibilidad de que una solicitud haya sido presentada de mala fe o en el contexto de actos propios de la competencia desleal. El Tribunal fundamentó su análisis en interpretaciones prejudiciales previas, concretamente en los casos 90-IP-2022 y 267-IP-2022.

El Tribunal emitió los siguientes criterios interpretativos adicionales en respuesta a las interrogantes planteadas por la autoridad consultante:

1. Los principios de inscripción registral y territorialidad carecen de relevancia para determinar la mala fe en la solicitud de registro.
   
   
2. Se considera que un solicitante actúa de mala fe cuando intenta registrar un signo distintivo que sabía o debía saber que era idéntico o similar al utilizado por un tercero en el extranjero.
   
   
3. La existencia de un signo distintivo similar al del tercero en el extranjero puede generar una confusión de signos en el mercado local, lo cual también se considera un acto de mala fe.
   
   
4. La carga de la prueba recae sobre el tercero que solicita la nulidad del registro para demostrar el conocimiento que el solicitante nacional tenía o debía tener respecto al signo distintivo.
   
   
5. La oficina nacional de registros debe evaluar la notoriedad o renombre del signo utilizado por el tercero en el extranjero al determinar la mala fe.
   
   
6. Si el signo extranjero es renombrado, no es necesario demostrar una relación previa entre el solicitante y el tercero; simplemente se debe determinar si el solicitante forma parte del sector pertinente o relevante.
   
   
7. En principio, para demostrar la mala fe, basta con probar el conocimiento previo por parte del solicitante.
   
   
8. No es necesario acreditar la intención del solicitante de obstaculizar la entrada del signo en el mercado nacional.
   
   
9. Las autoridades nacionales pueden rechazar la solicitud de nulidad del registro cuando, a pesar del conocimiento del solicitante, el signo no sea notorio ni renombrado en el extranjero. También pueden denegarla si no existe una conexión competitiva entre los productos o servicios del signo extranjero y los locales.
   
   
10. Se puede inferir la existencia de mala fe cuando el solicitante del registro actúa de manera oportunista al registrar varios signos distintivos extranjeros sin utilizarlos en el mercado nacional.
    
    

Finalmente, la interpretación se envió al Tribunal consultante para su aplicación al momento de emitir sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 127 de su Estatuto. Además, esta interpretación se incorpora a la jurisprudencia andina en materia de propiedad intelectual y es aplicable en los Estados miembros de la Comunidad Andina.

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